生产制造导致的公开

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欢迎访问e展厅 展厅 6 专利申请/商标注册展厅 专利/知识产权, 商标注册与保护, ... 专利法所保护的发明创造都应适于工业实际应用。对于发明、实用新型来说要具备实用性，即要能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果；对于外观设计则应能够应用于产业并形成批量生产。所以对于任何一项可获得专利法保护的发明创造，设计者为实施其发明创造都可能要进行制造加工，使其产业化。另外，有些发明创造的完成需要经过不断的改进完善，这一过程中不免要经过反复的制造、试验等，这些行为是否会导致一项技术（或设计）的公开呢？以下将通过案例予以说明。 案例 1998年12月7日，专利复审委员会作出的第1208号无效宣告请求审查决定涉及申请日为1989年12月20日、1990年8月15日授权公告、名称为″塑料膨胀螺母″的89211969号实用新型专利。在该专利的无效宣告请求案的审理过程中，专利权人及无效宣告请求人双方提交了14个证据和8个附件共涉及了三个与国内公开使用有关的争议事实，其中争议的事实2涉及邵阳工具集团公司（即请求人）1988年底，即在争议本专利的申请日前，开始公开制造与争议专利相同的塑料膨胀螺母。与该争议事实有关的证据包括：请求人提供的证据2、3、4、5、11、专利权人提供的附件1、2、7，其中： 证据2 湖南省机械进出口公司1994年12月20日出具的证明及塑料膨胀螺母样品6个 证据3 德国ＧＢ公司于1994年11月23日出具的证明 证据4 湖南省机械进出口集团股份有限公司1994年11月10日出具的证明 证据5邵阳县工具厂塑料膨胀螺栓图纸； 证据111993年11月19日制作的吕孝荣的调查笔录； 附件1 邵阳外贸化工医保机械产品公司1995年5月18日出具的证明； 附件2专利权人与邵阳外贸化工医保机械产品公司签订的关于膨胀螺丝的联营协议； 附件7湖南省二轻工业局文件。 请求人认为证据2、3、4、5、11可以证明1988年湖南省机械进出口公司分配请求人和邵阳市五金厂依据外商提供的样品和图纸加工塑料膨胀螺母。其中证据5的图纸证明所加工的塑料膨胀螺母的结构与争议专利相同。湖南省机械进出口集团股份有限公司在图纸上盖章证明“此图88年经我公司确认与外商来样无误同意邵阳工具厂生产”。 专利权人以附件1、2、7证明1992年以前请求人没有生产塑料膨胀螺母。另外证据5的图纸是1992年以后而不是1988年才绘制的，在图纸上盖章的湖南省机械进出口集团股份有限公司系投资利害关系人。 对于该争议事实，合议组认为：在国内公开使用意义上的生产制造是指公开生产制造即有关生产制造全部过程的技术信息处于非特定人能够接触到的开放状态。一般而言根据商业习惯，企业在制造新产品时为了本企业最大限度地占据市场份额以获取经济利益，不会将该新产品的技术信息向公众或同业竞争对手开放这是为自己的利益而默契保密的情形。如果请求人主张1988年请求人制造塑料膨胀螺母是公开进行的应当负有举证责任，但是目前的证据中没有看到公开制造的证据。因此即使不考虑请求人的证据2、3、4、5、11以及专利权人的附件1、2、7是否客观真实上述争议事实－邵阳工具集团公司1988年底已经开始公开制造与本案专利相同的塑料膨胀螺母，仍然证据不足，不能认定。 案件评析 制造同使用、销售、进口等行为一样均是有可能构成相关技术（或设计）被使用公开的方式。但是“制造”、“使用”或“销售”等行为并不必然导致相关技术（或设计）被公开，公开的认定取决于上述行为是否导致相关技术方案处于公众中任何一个人想得知就可以得知的状态。对此审查指南第二部分第三章以及第四部分第一章均有明确规定。这里不妨再次引述审查指南第四部分第一章第12．2．5节规定“使用公开的方式包括能够使公众获知其技术（或设计）内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式”，根据上述规定，具体到制造方式的使用公开是指，能够使公众获知其技术（或设计）内容的制造，即，生产制造的有关技术信息处于公众（非特定人）能够接触到的开放状态，公众中的任何人想要了解相关技术即可通过该生产制造过程了解到。然而，根据商业习惯通常企业的生产活动属于企业内部的行为，企业外部的人员一般并不能随意了解到企业内部的生产活动情况。所以，仅仅以某企业生产制造了某产品这一事实通常并不能说明所制造的产品已被公众所知，除非有证据证明该生产过程是公开的。上述第1208号无效审查决定恰恰说明了这一问题。在这一认定的前提下，可以进一步明确：在专利申请日前生产制造专利产品或使用专利方法进行生产的企业无论是专利权人本人还是其他企业，只要没有其他证据进一步证明这一活动是公开的，或通过销售等方式为公众所知，则仅仅根据生产制造这一事实不能证明所涉及的技术内容被公开。 当然，如果有证据证明企业的制造行为是公开的，生产制造的有关技术信息处于公众（非特定人）能够接触到的开放状态，公众中的任何人想要了解相关技术即可通过该生产制造过程了解到，则该制造是一种公开的行为，可以认定相关的技术信息被公开。 针对上述案例，可能会有一些疑问：请求人在专利申请日之前就已经开始生产与专利所要求保护的产品相同的产品，如果这种情况不能使专利丧失新颖性，专利权仍然维持有效，那么对于请求人岂不是不公平？对于这个问题应分以下两种情况讨论。第一种情况，请求人在该专利申请日前已经独自开发并生产了该产品，这时可能存在“先用权”的问题。根据《专利法》第六十三条的规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，“不视为侵犯专利权”。根据上述规定，如果本案请求人在该专利申请日前独立开发并生产了同样的产品，只是没有申请专利；而专利权人独立开发了专利产品且申请了专利，这时，请求人在申请日前的制造行为不能使该专利丧失新颖性，同时专利权人也不能限制请求人在原有规模内继续制造与其专利相同的产品。第二种情况，若请求人与专利权人对该专利技术的开发存在某种合作关系，这时，请求人与专利权人可能存在专利权的权属纠纷，当事人应当到相关法院或知识产权管理机关解决专利权的归属问题。(end)

文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者，请点击此处) (3/2/2006)