论知识产权的出资方式

作者：北京大学知识产权学院

欢迎访问e展厅 展厅 6 专利申请/商标注册展厅 专利/知识产权, 商标注册与保护, ... 摘要：知识产权在知识经济中的重要地位，决定知识产权资本化将成为21世纪一种格外引人瞩目的法律和经济现象。本文结合我国现行法律的缺陷，就知识产权出资方式方面的理论障碍、知识产权出资方式的选择以及法律规制进行了粗浅探讨，以期能够为知识产权法的立法完善和知识产权资本化的实践启迪思维。 知识产权资本化不仅是资本的革命，而且是知识产权理论的丰富和发展，它使知识产权的作用得以更加充分发挥。从资本的本质特征来看，知识产权与实物资本没有什么二致，价值的增值性是其进入生产过程的通行证。但所不同的是，知识产权属于“无形财产”，其无形性、专有性、时间性、地域性和某些知识产权的国家授权性，决定其进入生产的过程要比实物资本复杂得多。易言之，单靠企业法律制度关于投资方式的原则规定，不能有效规制知识产权资本化的过程，无法保障知识产权资本化程序的安全和维护知识产权出资各方的根本利益。实践中，我国关于知识产权实施的立法虽然比较健全，像知识产权的质押、转让、使用许可等均有相应的规范加以规制，但有关规范知识产权资本化的法律法规却相当薄弱。这一方面是我国知识产权法制建设的遗憾，另一方面也强化了本文选题之必要。限于篇幅，本文仅就知识产权出资方式的法律规制做粗浅探讨。 一、知识产权出资的法律依据 （一）知识产权出资的法律规定 知识产权资本化的法律依据，首先体现在我国《公司法》、《外商投资企业法》、《合伙企业法》等企业法律制度中。 我国《公司法》第27条规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。”“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。” 我国外商投资企业法就知识产权作为出资者的一种重要出资方式，也作出了较为详细的规定。《中外合资经营企业法实施条例》第25条规定：“合营者可以用建筑物、厂房、机器设备或其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。”第28条规定，作为外国合营者出资的工业产权或专有技术，必须符合下列条件之一：1、能生产中国急需的新产品或出口适销产品的；2、能显著改进现有产品的性能、质量，提高劳动生产率的；3、能节约原材料、燃料、动力的。1988年1月1日，对外经济贸易部，国家工商行政管理局发布了经国务院批准的《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》，明确合营各方认缴的出资中，工业产权应为出资者所有并且未设立任何担保物权。我国《中外合作经营企业法》第8条，《外商独资企业法实施细则》第26条都规定，企业投资者可以用工业产权作和专有技术为合作条件或投资方式。可见，我国外商投资企业法强调出资各方可以用“工业产权”和“专有技术”出资，没有表述为以“知识产权”出资。 我国《合伙企业法》第11条规定，“合伙人可以用货币、实物、土地使用权、知识产权或其他财产权利出资；上述出资应当是合伙人的合法财产。”该法还规定，对以知识产权出资需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可以由全体合伙人委托法定评估机构进行评估。 知识产权资本化在我国知识产权法律制度中也有体现。《中华人民共和国促进科技成果转化法》第9条规定，科技成果持有者可以“以该科技成果作价投资，折算股份或者出资比例”方式进行科技成果转化。1997年7月，国家科委、国家工商行政管理局发布了《关于高新技术成果出资入股若干问题的规定》，该规定仅就已经通过国家科委或省级科技管理部门认定的，属于国家科委颁布的高新技术范围并为公司主营产品的核心技术投资入股问题做出了规定。1995年12月22日国家工商行政管理局发布的《企业商标管理若干规定》第5、9、10条规定，企业以商标权投资，除法律、法规另有规定外，应当委托商标评估机构进行商标评估；必须在有关投资文件只能感明确商标投资方式，商标作价金额，使用商标的商品、数量、时限及区域，商标收益分配，企业终止后商标的归属等内容；被投资的企业在登记注册时，应当向工商行政管理机关提交商标主管部门的审查文件。 （二）现行知识产权出资法律规定评述 从上述有关知识产权资本化法律规定的情况，我们可以看出如下两点： 其一，将知识产权出资客体限制在“工业产权”和“非专利技术”或“专有技术”范围内是不妥当的。上述可鉴，除了合伙企业法表述为合伙人可以以“知识产权”出资外，其他企业法律制度均未采用“知识产权出资”的表达方式，而是表述为“工业产权”和“非专利技术”或“专有技术”出资。本文认为，著作权是知识产权的重要组成部分，没有理由将其排除在知识产权出资客体之外。著作权的客体不只是局限在文学、艺术领域，还有相当一部分作品属于科技作品，如计算机软件、产品设计图及其说明、工程设计图及其说明、建筑模型、数据库等，其著作权出资的可行性、必要性都是有目共睹的。更何况文学、艺术作品著作权也并非不能成为出资的对象。因此，笔者认为，应当将公司法和外商投资企业法中有关“工业产权”和“非专利技术”或“专有技术”作为出资方式的规定，与我国合伙企业法关于可以用“知识产权”出资的规定统一起来，都使用“知识产权出资”的表述。当然，并非所有的知识产权都能资本化，只有那些在法律和事实上能够用来转让的知识产权才能作为知识产权出资方式。比如，证明商标、原产地名称等在法律上不允许转让，其所有权不属于任何某一个具体的企业，只能由符合规定条件的商事主体无偿使用，所以它们就不能被任何人当作出资方式向企业投资。再如商号，从理论上讲它与商标类似，均属于标识性知识产权，可以转让，但在事实上商号具有非常强的人身依附性，商号易手，其原来所承载的信誉几近丧失殆尽，所以以其投资是不现实的。实践中，可以用来向企业出资的知识产权，主要包括专利技术、专有技术、计算机软件、工程或产品设计图纸、注册商标等。 其二，就立法实践来看，我国规范知识产权具体出资方式的立法十分薄弱。首先，现有关于知识产权资本化的规定主要集中在企业法中，在知识产权法律制度中则较为少见。而企业法律制度关于知识产权出资的规定，基本上停留于知识产权和货币、实物等一样，可以成为投资人向企业的一种出资方式，至于知识产权如何资本化、不同出资方式的特定条件和程序等，则没有较为系统的规定。从实践来看，出资人以知识产权向企业出资，企业法律制度没有规定的，只能准用知识产权法律制度的有关规定。其次，如上所述，我国知识产权法关于知识产权出资具体方式、程序的规定更是凤毛麟角。我国商标法、专利法、著作权法中均找不到权利人用注册商标、专利技术、受著作权法保护的作品出资的字眼。《关于高新技术成果出资入股若干问题的规定》虽然有“高新技术成果”投资入股条件、程序方面的规定，但它仅仅限于“高新技术成果”的资本化，属于规章的层次，且整个规章只有15条，对实践中越来越大量的知识产权资本化法律实践指导意义十分有限。我国商标法、专利法、著作权法就商标权、专利权、著作权的转让、使用许可做出的相应规定，是知识产权出资实践中可资“准用”的仅有的规定。 二、知识产权出资方式的理论障碍及其解决 按照知识产权法的规定，知识产权主体实现其权利一般有两种途径可供选择，一是自己直接运用自己的知识产权，二是将自己的知识产权转让或许可他人实施。用知识产权向企业投资属于第二种知识产权实现的途径，所以出资的具体方式应当包括“转让”和“许可”两种方式。 （一）知识产权使用许可方式出资与公司法的冲突 选择知识产权转让方式向公司出资，完全符合公司享有由股东投资形成的法人财产权的基本原理，因为“转让”就意味着永久性转移，公司对该知识产权便享有最终所有权，因而也就拥有最终处分权，可以作为公司承担亏损和风险的资本担保，也能够作为划分股东权益的标准之一。但是，知识产权主体若选择“使用许可”的方式进行投资，则在理论和实务上会与公司法律制度关于注册资本的规定发生冲突。 知识产权主体采用使用许可的方式向公司出资，其最基本的特征是用作出资的知识产权不发生全部权利的转移，公司对该知识产权仅享有一定期限和一定范围的使用权。那么，这将会与公司法发生两个方面的冲突： 首先，与公司资本维持原则相冲突。所谓资本维持原则，又称资本拘束原则，即要求公司维持与资本总额相当的财产，在公司成立后的动态过程中要保持实有资本额的相对稳定。如我国《公司法》第25条规定，“股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。”第34条规定，“股东在公司登记后，不得抽回出资。”出资人以知识产权的使用许可权出资与公司资本维持原则的冲突，一个表现是诸如商标权、专利权、计算机软件等的有效期如果短于公司的经营期限，则实质上相当于该知识产权出资人变相抽回了其出资；另一个表现是，知识产权的价值具有不稳定性，商标权的价值与对该商标的使用情况以及使用该商标的商品质量状况息息相关，专利技术、专有技术和计算机软件等的价值与新技术的开发运用情况以及市场变化关系密切，一旦用作出资的知识产权价值波动致使低于其出资入股时的评估价值，则亦与公司资本维持原则相悖。 其次，与公司承担责任的要求相冲突。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事义务。公司以其全部法人财产依法经营，自负盈亏。我国《公司法》第3条规定“有限责任公司，股东以出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。”股份有限公司也“以其全部资产对公司的债务承担责任”。出资人用知识产权以使用许可的方式出资，则接受出资的公司对该知识产权不能享有最终处分权，那么当公司发生债务纠纷时，债权人可否对作为债务人资本组成部分的该知识产权主张权利呢？作为债务人的公司如何“以其全部资产对公司的债务承担责任”呢？ （二）冲突的解决 笔者以为，知识产权投资入股的这一法律障碍可以通过四种办法加以解决。 其一，为了实现公司资本维持原则，对用作出资的知识产权的有效期短于公司经营期的情况，可通过知识产权出资合同的约定加以规制。一方面，以商标出资的，若采商标转让方式出资，则接受出资的公司成为商标权人，公司只要依法办理该商标续展注册，就不会出现商标的有效期短于公司经营期的情况；若采商标使用许可方式出资，则应当在注册商标出资合同中约定，商标权人即出资人有依法办理该商标续展注册的义务。另一方面，以专利技术向公司出资的，无论是采转让方式还是采使用许可方式，若专利有效期短于公司经营期，则均应当由该专利出资双方当事人在合同中约定，专利出资人有后续改进技术成果的反馈义务，并就反馈后续改进技术的具体步骤以及不能反馈后续改进技术时的补救做出明确约定。再一方面，以计算机软件以及受著作权法保护的其他作品向公司出资的，由于我国法律对作品著作权的保护期规定得较长，如自然人作品的著作财产权保护期为作者终身及其死后50年，法人的作品从发表之日起保护50年，所以较少出现知识产权出资有效期短于公司经营期进而与资本维持原则冲突的情况。若确实出现这种情况，则可仿效专利出资情况下由出资双方事先约定补救措施的办法。最后，因为专有技术没有法定有效期，所以以专有技术作价出资不存在其有效期短于公司经营期进而与资本维持原则冲突的情况。 其二，公司存续期间知识产权资本的价值波动，如果属于股东用知识产权出资不实，则应严格执行我国《公司法》第25条第2款和第28条的规定，即“股东不按照前款规定缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。”“有限责任公司成立后，发现作为出资的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补交其差额；公司设立时的其他股东对其承担连带责任。” 公司存续期间知识产权资本的价值波动，如果属于在公司存续期间用作出资的知识产权发生贬值，则不宜援引上述公司法规定，不应由该知识产权出资人承担资本填补义务。这是因为，知识产权属于无形财产，其价值之不稳定性是其固有属性，公司或者其他出资人当初在同意接受该知识产权投资时，就应当预见到这种风险；知识产权投资以后其产权已发生转移，其主体不再是原来的知识产权人，而是接受其投资的公司，因此投资后的知识产权发生贬值，是公司风险，应当由公司承担责任。同理，投资后的知识产权在公司的经营中发生增值，亦属于公司资本积累，应当由公司享有这部分增值收益，该知识产权出资人对此无权主张。 其三，应当在《公司法》中增加股东出资不实或不当的“董事连带责任”。这样规定，不仅能确保公司资本维持原则的落实以及知识产权出资人资本填补义务的履行，而且会促使公司成立时的董事审慎对待知识产权出资，恪尽职责，防患于未然。这一点对国有资产占有者与外商举办中外合资经营企业尤为重要，股东出资不实的“董事连带责任”，可以在一定程度上减少国有企业与外商勾结低估国有资产，损害国家利益的现象。 其四，工商行政管理机关加强监管，可以通过登记、年检等手段，对用作出资的知识产权使用许可期限短于公司经营期限的、用作出资的知识产权在公司存续期间贬值的、以及公司负债后运用该知识产权清偿债务等问题，要求该知识产权出资人续签合同、补交差额及承担有关责任，公司设立时的其他股东对其承担连带责任。 三、知识产权出资方式的法律规制 （一）知识产权出资方式的选择 依照知识产权法律制度的规定，知识产权资本化有知识产权转让和知识产权使用许可两种方式可供选择，但知识产权资本化并非简单的知识产权转让和知识产权使用许可。如知识产权权利人以转让方式出资，表面上看是将特定知识产权完全“卖”给了所投资的公司，但有两点与普通的知识产权转让不同，一是出资方为此没有获得知识产权出让的对价，而是因此获得了所投资企业的一部分股权；二是出资方可能也并未完全丧失对该知识产权的权利，出资人可以股东的身份享有公司财产的共有权，公司终止时，知识产权出资人可依约定分得这项知识产权，使其重新回到出资者的手里。 在选择知识产权出资方式时，鉴于知识产权资本化与知识产权转让、使用许可不完全相同，知识产权出资人就不能简单地从知识产权转让、使用许可的角度分析这两种出资方式的利弊。资本化了的知识产权是动态资本，具有明显的不稳定性，这不仅是接受投资的企业必须考虑的，而且也是知识产权出资方在选择出资方式时需要慎重考虑的重要因素。以用商标出资为例，用作出资的商标在所投资的企业终止时，还可能重新回到出资人手中，这样该商标在资本化期间的价值变动，就事关商标出资人的切身利益。郑成思先生认为，“在合资经营中作为出资方式的，可以是我方商标的转让，也可以是我方商标的使用许可。在后一种方式下，我方在合资之外，仍保留了自己使用的权利。以这种方式出资，我方的驰名商标被消灭、被压下不用的可能性就比较小。”事实上，这对于用商标向内资企业投资也不无启发。 （二）知识产权转让方式出资的规制 以知识产权转让方式出资应当符合法律关于知识产权转让的规定。 首先，接受知识产权投资的公司必须符合法定条件：接受商标投资的公司必须具备《商标法》第4、5条规定的商标注册申请人的资格，接受专利技术投资的企业必须符合《专利法》对专利权主体资格的规定；企业接受人用药品、烟草制品的注册商标投资，必须具备相应的商品生产主管部门的许可经营证明；接受知识产权投资，必须保证使用该知识产权的商品或服务的质量。 其次，知识产权出资方可否用知识产权部分转让的方式出资值得商榷。我国商标法和专利法都有出资方用商标或专利技术转让方式出资，均应将特定商标或专利权整体完全转让出资的规定。但从国外立法和实践来看，这一规定似显僵化。以商标为例，我国《商标法实施条例》第25条第2款规定：“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并办理。”实践中，众多公司尤其是名牌企业推行“名牌延伸”策略，一件商标往往注册使用于几种甚至更多种商品或服务上。从理论上讲，该企业出于生产经营目的是可以将该商标进行部分转让出资的。例如某公司将A商标分别注册于甲、乙、丙三种商品上，后来该公司因故停止生产经营丙商品，致使使用在丙商品上的A商标处于闲置状态，此时，该公司在不影响自己对A商标在甲、乙商品上的所有权的前提下，可以将用在丙商品上的A商标转让出资给其它公司。对此，《欧洲共同体商标条例》第17-19条有“商标权可以全部转让，也可以部分转让，可以连同企业经营，也可以不连同”的规定。香港《商标条例》规定，注册商标的转让或转移可以是全部商品或服务注册的专用权的转让或转移，也可以是部分商品或服务注册专用权的转让或转移。受让人无论是全部还是部分地得到原商标权利，都有权对侵犯了自己享有的那部分注册商标专用权的行为起诉。 再次，知识产权出资人如果以转让方式出资，必须承诺不足以产生误认、混淆或者其他不良影响；出资方如果已将该知识产权许可他人使用，办理投资转让以前，须征得被许可人的同意，按照使用许可合同的规定，处理好善后事宜，不得因用知识产权投资而损害被许可人的利益。另外，需要特别说明，专利申请权虽然可以依法转让，但却不能用作出资，因为它实质上不是知识产权，而是知识产权期待权，其价值具有不确定性。 （三）知识产权使用许可方式出资的规制 首先，出资方以知识产权使用许可方式出资所涉法律后果较为复杂，出资方应当承诺：出资人以知识产权使用许可方式出资，则知识产权权利人再向第三人转让该知识产权就应受到限制。这是因为，知识产权权利人以该知识产权的实施权出资后，再将该知识产权转让于第三人，那么若新的知识产权权利人直接取代原知识产权权利人成为所投资公司新股东，则违反我国《公司法》有关出资人转让出资须经其他出资人同意，其他出资人有优先购买权的规定；若新的知识产权权利人不直接取代原知识产权权利人的股东的地位，允许原知识产权权利人继续享有股东的权利，则知识产权实施权就脱离了知识产权主体，这与知识产权法的基本原则相悖。 其次，以知识产权使用许可方式投资亦应遵循知识产权使用许可的有关规定。以知识产权使用许可方式投资是指知识产权权利人保留知识产权最终处分权，而仅让渡该知识产权中的使用权给被投资的公司作注册资本，在投资协议中，由双方具体约定使用权的范围和内容。知识产权实施权具有资本的属性，能用来创造新的价值，所以可以用来投资、设质。“在技术贸易中，真正由一方把自己的专利技术的所有权转让给另一方（即‘卖专利’）的情况非常少见；希望得到先进技术的人，通常也只想得到有关技术的使用权，很少有人会去‘买’别人的专利，因为买专利要比只取得使用权的花费多得多。”因此，以知识产权使用许可方式出资，是一种较为普遍的经济和法律现象。出资方以知识产权使用许可方式出资，如果是独占许可，则出资者不得再以该知识产权向第三人投资，也不得自己使用或许可他人使用该知识产权；如果是排他许可，则出资者可以与所投资的企业同时使用该知识产权，但不得再许可任何第三方使用，也不得以此知识产权向第三人投资；如果是普通许可，则投资者保留自己使用、许可他人使用、向第三人投资等权利，不过普通许可方式会给接受该知识产权出资的公司带来诸多不确定因素，其风险过大，宜慎重选择。(end)

文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者，请点击此处) (11/29/2006)