美国进口贸易保护知识产权337条款分析与我国对策

作者：叶京生 汪建新

欢迎访问e展厅 展厅 6 专利申请/商标注册展厅 专利/知识产权, 商标注册与保护, ... 我国从事对外贸易的企业最担心的情况之一，就是货物被挡关无法交货，甚至在外国成为被告。而在与美国从事贸易时，虽然美国市场较大，商情信息取得较为便利，但是与美国贸易却有较其它市场更高的法律风险，这是因为其有特殊的不公平贸易制裁制度。而美国厂商通常采用的就有337条款。 一、美国关税法337条款介绍与分析 美国关税法337条款的立法目的在于防止美国产业遭受进口产品的不公平的竞争而遭受损害，特别是在知识产权方面。美国关税法337条款禁止进口侵害美国知识产权的物品，知识产权包括专利、注册商标、和著作权(包括软件)、半导体光电产品、商业秘密与灰色市场(gray market)进口等。 美国关税法337条款于1930年大致成形，分别在1974年、1988年及1994年进行了修订。关税法337条款是美国对进口贸易的知识产权保护条款，主要是用来反对进口贸易中的不公平竞争行为，特别的是为了保护美国知识产权人的权益不受进口的涉嫌侵权产品的侵害。337条款授权美国国际贸易委员会(ITC)1指令海关禁止侵犯美国知识产权的货物进口。如果一批出口到美国的产品被判定违反了337条款，ITC将会签发排除令(Exclusion Order)指示美国海关禁止该批产品的进口。 当遇到进口贸易中侵犯当事人的权利时，其可以不诉诸于337条款，而直接诉诸于地方法院请求保护。但是由于关税法337条款对于侵犯知识产权的案件只需证明仿冒事实存在，无需再证明存在产业和伤害的事实，这使得337条款可以较地方法院的诉讼程序提供更迅速、广泛的救济措施；其次，ITC应权利请求人的请求可以签发暂时的或永久的排除令，这相比较于法院的初始的(Preliminary)或者永久的禁止令(Injunction)将给予权利人更大范围(Scope)的保护，因此337条款在实际中得到更多地运用。1994年最新修订的337条款规定如原告已向ITC提出诉讼请求，被告可以对原告同时向地方法院提出的诉讼请求向ITC提出暂停被告的地方法院的诉讼请求，这样就免得被告“两面”作战。 1、 337条款的主要内容 (1)、在海关中止放行侵犯知识产权的进口产品的规定方面 337条款中规定对于违反公平竞争的行为采取行动的范围不仅有仿冒商标及侵害著作权的物品，还包括涉及侵犯专利、软件等的产品。此外，337条款对于进口该产品有可能导致已建产业或待建产业遭受重大损失，将采取禁止的行为。 (2)、在申请和提供证据方面 337条款中规定ITC可主动就进口品是否侵权展开调查，原告应向ITC提供有关的证据。 (3)、在通知申请人方面 337条款规定ITC应在申请人提出指控30日内决定是否接受指控而展开调查，并且在联邦公报上公布调查通知。 (4)、在对涉嫌侵权物品的检验方面 337条款规定，原告及被告均有权在听证会前进行实际检验。 (5)、在保证金规定和有关赔偿方面 337条款规定如果原告在最终裁决之前要求ITC发布一项临时的暂时排除令，则此时原告必须缴纳保证金。如果ITC最终裁决被告没有违反337条款，则该原告交纳的保证金就会给予被告以作为赔偿费。 (6)、在提供救济方面 337条款授予ITC可以发布排除令禁止侵权产品进入美国。 (7)、在微量进口3方面 337条款中没有规定认为微量产品进口可以不适用于337条款。 2、 337条款下ITC调查程序2 ITC并不能保证对每一个向ITC的起诉都进行调查，ITC自由决定是否进行调查。如果ITC一旦决定调查，它将会把案子分派给行政法官(Administrative Law Judge，“ALJ”)由其确定调查的基本规则和查证(Discovery)安排以及最终裁决的日期。此外，如果ITC一旦决定进入调查程序，它将在调查的过程中扮演一个独立的角色，委派自己的律师进行诉讼的调查，这些律师可被视为是独立性的、具审判力的律师，专门处理不公平进口调查，主要功能在于保护公众利益，藉由完整的探索与调查，充分搜集真实、合法的纪录，使案子获得公正的审理。 具体说来，一个完整的ITC的调查程序分以下十二个方面： (1)、开始调查(Starting the Investigation)(ITC210.8-210.11规定) 原告提出起诉就可以发动337条款的调查。ITC非经请求不能自行发动337条款的调查。原告提出诉讼前可以就起诉格式和内容向ITC的不公平进口调查办公室(Office of Unfair Import Investigations，“OUII”)进行咨询，也可以就程序问题向OUII的律师进行咨询。 ITC在受到诉讼请求后三十天内将决定该诉讼是否充分地满足ITC的规定，以便确定是否展开调查。如果展开调查，原告需缴纳一定数额的保证金，金额多少由ITC确定，但该金额要保证被告免予伤害。如果最终裁决被告违反337条款，则该保证金将归还原告，否则没收给予被告。 (2)、反诉(Response)(ITC210.13规定) 一旦ITC决定发动调查，被告有二十天的时间反诉。自从1994年以来，ITC允许被告在ITC的程序中提出反诉，但是实际上ITC对其反诉并不予以考虑。 (3)、调停(Intervention)(ITC210.19规定) 调查开始后，任何一方都可以进行调停。 (4)、临时性救济(Temporary Relief)(ITC210.52-210.69规定) ITC独特优势之一就是它可以提供即时的临时性救济措施。ITC应原告的动议(Motion)有权给于在调查的过程中生效的临时性排除令或停止销售令(Cease and desist orders)。 ITC将会在35天内做出决定是否接受原告提出的临时性救济的动议。如果ITC决定接受该动议，该动议会提交给ALJ处理。成文法和ITC的规定要求ITC要在90天内(对于复杂的案件可以为150天)对临时性救济动议做出最终决定。为了满足以上截止日期，ALJ必须在70天(或120天)内做出初始决定。 在确定临时性救济措施合适性的问题上，ITC遵守联邦巡回法院所作出的地方法院是否应给于初始禁止令时考虑的标准和因素。 (5)、调查(Investigation) 当ITC决定发动调查后，该案子将分派给ALJ召开听证会和做出初始的决定。ALJ会作为ITC的代表在尽早的和可行的时间里做出初始的决定。ALJ在发动调查的45天内要确定出调查完成的目标期限。 违反337条款的基本要素是证明对与进口产品相关的有效的美国知识产权的侵害，该知识产权正在国内现有产业使用。与其它的非知识产权的337案子不同，侵犯知识产权的案子并不需要证明进口的产品已实质性损害、有造成实质性损害的威胁，或者是阻止了国内产业的建立。为了证明国内现有产业的存在，337条款要求原告必须满足两方面(Two-pronged)测试。在“技术性”方面，原告必须证明“美国国内的一个与相关的专利等保护的物品有关的产业存在或正在建造。”4在“经济”方面，该产业只有满足以下的条件的情况下才被认为存在：“1)对工厂和企业作了大量的投资；2)雇佣了大量的工人或者资本；3)在开发方面有大量的投入，包括工程、研发或者许可”5 (6)、查证(Discovery)(ITC210.27-210.32规定) 这主要包括证言(Depositions)、讯问(Interrogations)、文件制作(Document production)、请求进入(Requests for admission)以及传票(Subpoenas)。 (7)、前听证会(Prehearing Conference)(ITC210.35规定) 一般来说，当事人双方和ALJ要举行两个前听证会，一个会议是在ALJ接受到分派来的调查后的前15至30天内，另一个在听证会举行之前。这两个会议将为查证(Discovery)和听证会制定基本的规则。 (8)、听证会(Hearing)(ITC210.35-210.40规定) 听证会的目的是为了使ALJ采纳证据、倾听争辩以及裁定是否违反337条款。 (9)、裁定(Determination) 一旦ALJ做出最初裁定，它将为ITC自动地接受并把它当作ITC的最终裁定，除非至少一个ITC的委员在45天内建议重新审议裁定。当事人双方也可以请求ITC重新审议最初的裁定。 (10)、裁定后程序(Post-Determination Proceedings) 1)、总统复议(Presidential Review) 美国国际贸易委员会(ITC)的裁决具有约束力，ITC还得将其最终裁决送交总统一份，并附上相关的建议。总统会在60天内作出决定，如果总统否决ITC的裁决，则该决定就为最终裁决，不得提出上诉；如果总统在60天内没有做出任何举动或批准ITC的裁决，则ITC的裁决被确认，除非美国总统基于公共政策的考虑而否决此裁决6，否则该裁决便具有准司法权的效力。 2)、保证金(Bonding) 在总统复议的60天内，ITC准许原告在缴纳保证金的前提下可以将其产品继续输往美国，保证金额将由ITC确定，但该金额应该足以保证原告免予伤害。如果最终裁定被告确实违反337条款，则该笔保证金额将没收给予原告以作补偿。 (11)、上诉(Appeal) 任何一方在ITC做出裁定后的14天内都可以请求对裁定进行复议。但是这样一个请求只能讨论裁决中新提出来的问题，并且该新问题是该提出方到目前为止仍没机会对此进行辩论的。此外，对于遭受ITC的最终裁决不利影响的一方，如果不服从该裁决可以在60天内向联邦巡回上诉法院上诉，如果当事人对联邦巡回上诉法院的裁决不服，可以向联邦最高法院上诉，联邦最高法院作出的裁决具有终局性。 (12)、救济(Remedies) ITC有权给予以下救济措施： 1)、有限排除令(Limited exclusion orders) 2)、临时性有限排除令(Temporary limited exclusion orders)(在调查过程中和总统复议过程中) 3)、一般性排除令(General exclusion orders)(针对于任何一方，甚至非当事方) 4)、停止进口令(Cease and desist orders) 5)、临时性停止进口令(Temporary cease and desist orders) 二、美国关税法337条款对我国企业的影响以及我国的对策分析 知识产权的保护本来只是一国地域范围的事，但作为国际贸易交往中的标的物，对于知识产权的保护日益趋现出其重大的贸易利益。知识产权，特别是专利已成为国际竞争中的支柱，是出口企业的“摇钱树”。市场竞争已由知识竞争转到了知识产权的竞争，变成谁拥有知识产权，谁就占有市场，谁就能获利；谁拥有的知识产权越多，谁占领的市场就越大，谁的获利能力也就越大，谁就越能在市场竞争中获胜。因此，随着全球高科技的发展，美国不断地向全球推展其知识产权贸易政策，美国厂商以及知识产权权利人也不断援引337条款对外国出口者进行指控。 自从中美两国建交以来，中美双边贸易迅速发展。2001年中国加入WTO，这对中美两国贸易有着良性影响。中国对美国出口以劳动密集型加工产品为主，主要包括纺织品、服装、鞋、玩具、家用电器和箱包等。中国之所以在这些商品上占有美国市场，一个很大的原因是各个新兴工业化国家，在从生产劳动密集型工业制成品向生产资本和技术密集型工业制成品的经济结构过渡过程中，把这些产品的生产基地逐渐转移到中国。在这些产品的生产上，美国不具有比较优势，需求主要依靠进口来满足。而中国作为世界上最大的廉价劳动力提供者，在这些商品上具有比较优势。但是在这些出口到美国的工业制成品中，有很大部分是缺乏自主知识产权的而通过仿制或进行贴牌(OEM)等生产出来的产品，很容易被美国知识产权权利人根据关税法337条款以侵犯知识产权进行不公平竞争为由向ITC(美国国际贸易委员会)进行起诉。根据一份资料显示，美国关税法337条款的相关案件多集中于中国台北与中国大陆，目前正在进行的调查案共22件，其中12件针对中国台北，2件针对中国大陆；另外在48项依然有效的337条款命令中，30项是有关中国台北，6项是有关中国大陆。这些指控一方面会影响我国企业对美国市场的出口、扩展市场占有率，另一方面，美国国内企业也可以不断利用337条款作为一种比较隐蔽的非关税壁垒手段打击我国的竞争者。针对以上情况，笔者建议我国可以采取以下对策以减少我国企业的损失： 1、提高认识 以OEM、ODM方式出货的外贸企业，应注意下单的外商有没有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件。若该外商并非权利人，则应注意其有无适当的授权证明文件。如果该外商没有，即应考虑法律风险。若要接单应在合同中订立任何有关侵犯知识产权的情况都应由该外商负责并赔偿己方损失的条款，以免因档关或因侵犯诉讼旷日持久、花费惊人而受损。 2、主动申请美国知识产权 由于美国的相关经贸制裁和规定复杂，且有诉讼风险，因此我国的对外贸易企业必须对此有所认识，以尽早规避风险。而在有所了解后，有关外贸企业甚至可以考虑在美国注册商标，专利与著作权，以动用美国制度防止其它业者的不公平竞争行为，以保护自己的客户与权益。 3、面对现状，加强知识产权方面的投资 我国企业一方面要努力支付赔偿金与美国和解，另一方面则在加强基础研究、技术开发等方面加大投资，同时还应制定针对美国等国的科技经济法律对策，以扭转在知识产权诉讼中的被动地位，保护本国企业的利益。这方面的做法以日本为例，仅1974 年到1984 年10年间，美国国际贸易委员会对日本企业提起诉讼并进行调查的侵权案件共59起，日本只有12起胜诉。为此，日本企业界对自己所处的劣势感到十分忧虑。为了不失去在美国的市场，日本在同美国IBM公司进行的基本软件出版权纠纷中， 日本富士通公司支付千万美元的和解费；另外，日本胜利公司充分利用录像机的基本专利，以世界规模的集团化战略击败索尼阵营，一年赚取130 亿日元的技术费用。 4、积极应诉 一方面，我国企业应加强对337条款的认识和理解，另一方面在面对美国厂商的起诉时，我国企业应积极搜集证据，参加应诉，并寻求反诉，如证明对方知识产权无效等，来寻求胜诉成功的机会。 -------------------------------------------------------------------------------- 1 美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission, “USITC” or “ITC”) 是为了执行337条款而由美国参议院特别通过设立，会内设有委员6人，由总统提名，经参议院同意而任命。ITC委员会内除设6名委员外，另设有两个独立行使职权的机构：行政法官室(Office of Administrative Law Judge)，委员会任命一名行政法官进行初审，包括调查、审理和做出初步裁定；另一机构为不公平进口调查室(Office of Unfair Import Investigations)，配有公设调查人，负责决定在ITC调查前协助提出指控，在受理调查后，在职权范围内独立进行相关调查。 2 资料来源：WWW.law.com、http://www.itds.treas.gov/Sec337.htm、http://www.law.ucla.edu/students/academicinfo/coursedescriptions/courselist.html、http://www.intracen.org/default.htm、http://lp.findlaw.com/ 3 根据TRIPS第60条，微量进口是指旅客个人行李中夹带的或在小件托运中运送的非商业性少量货物。根据TRIPS协议，该微量进口被排除在TRIPS协议的规定之外。对外贸易经济合作部国际经贸关系司 译：《世界贸易组织乌拉圭回合多边贸易谈判结果法律文本》(中英文对照)，法律出版社，2000年10月 4 19 U.S.C.1337(a)(2)(1994). 5 1337(a)(3) 6 美国总统有时也会行使否决权，比如在Dynamic Random Access Memories(ITC Inv. No. 327-TA-242 (1996))一案中里根总统就对ITC的排除令行使了否决权。(end)

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