“巧”降知识产权风险 企业必修课

作者：

欢迎访问e展厅 展厅 6 专利申请/商标注册展厅 专利/知识产权, 商标注册与保护, ... 在全球化的市场竞争中，国际竞争对手较多采用知识产权策略，因此，中国企业在竞争中遭遇知识产权诉讼也是较难避免的事情。中国企业必须认识到，知识产权保护日益成为商业竞争的必选武器，全球化知识产权战略是中国企业走出国门的必修课。 技术创新是企业发展的内在动力，知识产权是保护创新的必然选择。虽然诉讼不可避免，但是未雨绸缪，降低知识产权风险的方法却不是没有。通过与对手谈判进行专利交叉授权可以“化干戈为玉帛”，建立自身强大的研发实力还可“不战而屈人之兵”，产业链各环节进行通力合作也可以共同面对知识产权带来的风险。 知己知彼，百战不殆 企业在遭遇国际知识产权纠纷时两种态度万不可取。一种是惊惶失措，六神无主；另一种则是不闻不问，置之不理。第一种态度表明你很心虚，第二种态度在“强硬”的外表掩饰下恐怕更多体现的是一种无知带来的“无畏”。来自国际著名律师事务所的律师们认为，面对国际知识产权纠纷，可取的态度应该是深入了解对手所在国的司法体系和竞争对手的情况。 全球著名的美国摩根路易斯律师事务所的胡康萍律师认为，当你收到对方的警告信或诉状时，首先祝贺你自己，这表明你的市场做得很成功，已经给竞争对手造成了足够威胁。但是，千万不要到此为止，你必须要马上开始行动，不要置之不理。企业必须了解美国司法体系和中国司法体系的不同，例如，你是要应对美国联邦法庭诉讼还是美国国际贸易委员会(ITC)的337调查？美国的陪审团究竟对案子的审判起到什么作用？ 代理珠海炬力和SigmaTel一案的美国Farabow&Dunner律师事务所的Bob先生表示，公司应当及时地回应警告信，要求对方明确定义他们认为哪些产品侵犯了哪些专利并索要一份专利范围的分析。同时，要对美国司法体系进行详尽地了解，积极应诉。 针对中国企业对美国司法体系普遍了解不够的现状，胡康萍律师建议中国企业聘请专业机构管理在美国的诉讼，在诉讼开始前，应该尽早寻求有经验的辩护律师。公司必须关心事件的发展，记住文件自留责任的要求，适当地考虑和解的可能性。公司要选派有经验的人负责，他们需要监控文件保留的程序，确保辩护律师能得到他们所需要的东西，及时向上级报告，同时把握好成本和可能后果之间的平衡。 既要讲技巧 也要有实力保证 将知识产权诉讼消弭于无形之中，达到不战而屈人之兵的效果是上策。当然，要达到这种效果，中国企业在讲究技巧的同时，一定要有实力作为保证才行。 上海硅知识产权交易中心徐步陆博士认为，中国企业应该积极跟进中国市场重要的应用型专利，在新的技术领域积极布局，推动中国标准的建立，在中国的国家标准、行业标准和企业标准中设置专利，并组建中国标准专利池。这些是中国企业可以重点突破的领域，也是避免知识产权诉讼的良方。 他山之石，可以攻玉。Bob先生则向中国企业支招“如何避免在美国的专利诉讼”。他认为，发展自己的专利组合、避免问题专利、回应警告信和进行专利许可是有效的途径。“对在美国的专利诉讼最有效的威慑力量是拥有大量强有力的专利，专利的质量而不是数量是最重要的。中国专利也可以有效地防卫在中国有生产经营的公司。一旦发现可能会对公司不利的专利，公司应当取得一个法律意见书。这份意见书需由合格的美国专利律师准备，意见书可以帮助你做明智的决定，而这样的决定可以改变产品以避开有问题的专利。”Bob说。 产业合作共降风险 随着半导体行业分工的发展，不仅仅是集成电路设计企业面临知识产权风险，制造业、封装测试业也同样面临风险，这就需要产业链各方加强合作，共同利用IP来缩短产品的面市时间并提供更高的性能。 全球代工业巨头台积电的资料库管理处副处长翁嘉坤认为，上世纪90年代以来，随着分工的发展，IC设计链分化为产品设计、数据库和IP提供、代工三个部分。如果三方不在IP方面进行合作，可能会放慢产品的发展路线图，延缓原型产品的出炉并带来其他一些问题。因此，企业要有选择性地管理IP伙伴，主动地管理IP质量，坚持不懈地控制IP风险和不断地与合作伙伴交流来降低IP的使用风险。 Virage Logic公司的Bob Kwong认为可以通过采用与硅相关的IP来优化SoC的可制造性。与硅相关的IP包括功能IP、物理IP和结构IP。如今，可以将更多的物理IP模块嵌入到单个SoC设计中，功能IP也可以进入SoC，实现例如流程监视、测试、诊断和调试、修复和错误容量等功能。传统的方法是独立设计物理IP和结构IP，现在采用与硅相关的IP的概念将其紧密结合在一起。Virage Logic公司的STAR存储系统和杰尔公司的网络处理器采用这种方法都很好地提高了产品的性能和产量。 相关链接 ITC侵权案审理 与一般联邦法院之异同 1.由ITC专职律师代表公众利益； 2.ITC在全美国有管辖权，不需要被告和某一个州产生一定的联系； 3.需要有美国的国内相关产业； 4.日程紧(12-15个月，不包括上诉)； 5.短期内花费大； 6.调查取证方法类似； 7.采用同样的侵权和无效标准； 8.由专职法官审理，对知识产权案件有经验，无陪审团； 9.如果同时在ITC和联邦法院上诉，联邦法院的案子会被暂缓； 10.被控侵权者不能做原告； 11.被告提出的反诉移交给相应联邦法庭处理，反诉不影响ITC案件的进度； 12.最后结果不同，ITC只能禁止进口和销售，无财产赔偿，无法追究过去行为，无故意侵权，有暂时禁令； 13.所有ITC案件的上诉都归联邦巡回法庭管，上诉时ITC是被上诉人； 14.解决办法不属法院上诉范围，只能由总统审查； 15.ITC的上诉决定对联邦法庭的案子没有决定性影响。 集成电路如何避免 侵犯知识产权 1.做好知识产权检索工作； 2.企业在引进国外技术或接受委托从事来料加工涉及专利权时，应先检索查明该项专利是否为有效专利； 3.企业应当及时做好本企业研发的布图设计管理工作； 4.企业还应注意专利从属问题。 专家观点 Farabow&Dunner律师事务所Bob： 两种不同专利诉讼辨别应对 在美国遭遇专利诉讼分为两种情况：美国联邦地区法院专利诉讼和国际贸易委员会(ITC)诉讼(337调查)。这两种诉讼之间存在一些不同，中国企业需要加以分辨以积极应对。 美国联邦地区法院专利诉讼非常注重管辖权，也就是说公司只有在美国有居住地或有专利侵权行为，才能在美国地区法院被诉。不过对于公司来说，即使没有管辖权也可以决定应诉，以保护市场或客户。在美国的专利侵权包括直接侵权、间接侵权和其他侵权行为。其中，直接侵权包括在美国制造、使用、销售或提议销售、或向美国进口侵权产品；间接侵权包括诱导或帮助侵权；其他侵权行为包括向美国出口侵权产品的整体或其特殊设计的一部分，或向美国出口在美国以外使用侵权方法制造的产品。 美国联邦地区法院专利诉讼的特征是：由诉讼双方控制争议的问题；由法官决定法律上的争议问题，由陪审团(如果没有陪审团，由法官)决定事实上的争议问题；全面公开的调查取证，包括文件、证人和询问/承认。进行此类诉讼的重点是初始诉讼请求和解释权利要求书。初始诉讼请求的目的是确定争议问题的范围，在诉讼通知中不需要具体的主张，因为要经由调查取证提供更多的细节。解释权利要求书可在任何时候进行，此时只有法官介入，法官可以选择诉讼当事人的解释或者自己解释。 调查取证非常重要，当事人必须提供内部文件，诉讼的另一方看不到这些文件，只有律师可以看到，此外，当事人必须提供电子邮件。同时，你可向另一方当事人提出同样的要求。在诉讼中，你必须提供证人，证人可以在中国用中文作证。在专利诉讼中，你最好找到专家证人。专家证人是受雇的具有特殊知识或经验的证人，多数用于侵权、专利无效和赔偿数额的争议上，他们必须提交报告，而且可能宣誓作证。 有一点比较特殊的是，如果没有事实上的争议，法官可以未经陪审团庭审而直接对法律问题进行判决。例如，如果侵权问题就设备的结构和操作没有争议、无效问题就先有技术没有争议和其他辩护情况出现时，法官可以直接判决。这对被控侵权人有利。如果进入庭审过程，当事人需各方提供事实方面证人和专家证人，证人可以用中文作证，由翻译人员翻译，双方可向对方证人提问。而陪审团由普通人组成，陪审团根据法官的说明或指示来决定谁胜诉。如果没有陪审团，则由法官决定谁胜谁负。庭审判决后，如果判决不被证据支持，败诉方可以要求法官推翻陪审团的判决，败诉方可以要求新的审判，败诉方也可以上诉。 此外，诉讼中还有其他一些需要注意的问题。例如，和解通常发生在临近审判或案件进行重要一步之后，比如专利范围鉴定的马克曼听证会举行之后；法庭可以判决赔偿损失(利润损失或者合理的专利权使用费)；法庭可以要求禁止(停止)侵权行为。 国际贸易委员会(ITC)诉讼(337调查)与地方法院的区别主要在于：国际贸易委员会(ITC)对进口货物、但不对当事人有管辖权；ITC律师代表美国公众利益；没有陪审团；法官做决定，由五人委员会审查；进程非常迅速；控诉方(比如专利持有人)必须有美国当地产业；通常有一个驱逐令告诉海关停止进口侵权产品；ITC还可以发出制止令；ITC法律基本和地方法院法律一样。 摩根路易斯律师事务所胡康萍律师： 化解国际知识产权争端要讲求策略 当你收到警告信或诉状时，首先祝贺你自己，这表明你的市场做得很成功，已对竞争对手造成了足够威胁，然后要马上开始行动，不要置之不理。对于警告信要及时回函，进行内部调查，并和对方谈判，以尽量避免被诉。一旦必须面对诉讼，你要积极应对诉讼，及时雇用合格律师，进行内部调查，与律师一起进行风险评估，制定诉讼策略，满足法庭应答限期或尽早申请延期。 通过与专利权人协商可以获得较优惠的专利许可。一旦专利权人找上门来，你可以考虑对指控提出挑战。例如，产品并不构成侵权，可能需要技术讨论，专利无效或者不在专利区域内销售等。考虑是否可能和对方进行交叉许可降低专利使用费，不过前提条件是：另一方必须在你的专利技术的范围内生产、使用或销售产品；你的专利库必须包含有意义的专利；从别人那购买专利以补充专利库；专利必须存在于销量大的国家。这样可以形成一个双赢的局面。通过和专利持有人做一些业务合作以降低专利使用费，同意向专利所有人购买产品/零部件或向专利所有人出售产品/零部件，在中国市场上提供合作，考虑成为对方或者一个已取得许可的公司的OEM供应商，这样产品可以得到对方许可的保护。 当然，你也不应独自承担责任。你可以与供应商/客户协商以分担责任。如果产品因为供应商的芯片或部件而侵权，你可以说服专利持有人和供应商解决，由供应商来付费。另外，关于元件你是否知道其细节，或许可以争辩不侵权。专利持有人可能因专利使用费太少而抵制，他们可以自由选择找供应商还是组合商。你需要在和供应商的合同中规定赔偿义务，利用价格和其他因素来谈判，和一家以上供应商建立业务往来，使它们互相竞争，或者利用商会或行业协会来谈判。 你必须进行专利侵权的风险评估。包括：产品的策略如何？专利所有人在产品售出的主要市场中是否拥有专利？改进产品来避免专利的可能性和成本是怎样的？在该产品的市场中，你的公司占的市场比例如何？过去专利所有人是否曾提起过诉讼？ 你应该尽量避免被牵涉进专利诉讼案。一旦对方找上门来，应该和对方谈判以避免被诉讼。决定如何对付一个案子时你应该想一想，是否值得诉讼、市场的大小、双方的关系(直接竞争者)、对方的诉讼历史、你方是否有较强的不侵权或专利无效证据、获胜的可能性以及最好和最坏的结果，你是否输得起？ 一旦专利诉讼不可避免，你要尽量了解美国的司法体系。美国知识产权诉讼分为美国联邦法庭诉讼和国际贸易委员会(ITC)337案件。一方可能会因生产销售或进口侵权产品在美国联邦法院被诉讼。而ITC负责审查进口贸易中的“不公平行为”，通常和专利或商标侵权有关。ITC可能禁止被调查方对美国进口产品，但是不能追究过去的损失。 中国企业遭遇更多的ITC案件的流程为：调查开始之前至ITC正式决定进行调查(30天)，并行案件和被告反诉，调查取证过程(6-9月)，听证会(1个月)，ITC专职法官进行初步调查并得出初步结果(2个月)，一旦ITC发现违法行为总统有权审查(60天)，由ITC审理委员会进行内部审查并决定ITC最终调查结果(45天)，可上诉到联邦巡回法庭复审。 上海硅知识产权交易中心徐步陆博士： 回避设计过程知识产权风险 我国集成电路相关企业面临的困境在于，产业链各环节的高端技术、前沿技术绝大部分仍然掌握在美、日、欧企业手中。从国内集成电路专利申请量来看，外资企业占82%，国内企业仅占18%。国际领先公司在知识产权方面的做法通常为：在全球重要市场部署重点专利；以专利为武器抑制行业有潜力者或新进入者；通过标准与专利结合的策略形成垄断；有实力的竞争对手走向联盟，以专利池方式共同收取许可费。 因此，我国企业就经常面临以下几方面的问题：企业发展到一定规模，在国内被诉侵权；产品出口，在海关遭遇337条款；产品出口，直接在国外法院被诉侵权；产品出口，在招、投标过程中遭遇知识产权阻力；产品的客户遭遇律师函；产品的知识产权能力受质疑以及被要求交纳许可费等。 那么，如何在IC设计过程中规避风险呢？有下面三个建议。 建议一，防患风险于未然，在企业内部建立产品开发过程中的知识产权风险管理体系，这一体系包括：开发前知识产权情况调查分析报告及相应流程、重点专利规避设计及应对策略制定和汇报制度、自主知识产权的布局及实施管理和考核制度。 建议二，依据分析，制定IC设计过程中运用于产业链上、下游的降低知识产权风险的方案，适当调整IC设计或商业方案，判断可否仅开发或提供有知识产权能力的部分，同时制定自主产权部分的许可收费策略。 建议三，对于重点产品及风险较大的产品还应该做到：产品相关标准专利分析及许可情况调查；分析标准专利池并制定谈判策略，取得授权；业界近期诉讼情况调查，并确定取得授权可能；制定产品销售知识产权责任策略，以降低潜在风险。 中兴通讯股份有限公司知识产权经理李伟： 知识产权策略包括基础、分析和运营 中国企业的知识产权战略应该包括知识产权基础、分析和运营三个部分。基础部分以提升长期竞争力为核心；分析部分则重在控制公司国际化市场拓展的IP风险，提高研发能力；运营部分是经营未来的重要利润来源。 中兴通讯基础业务的重要部分是专利申请。公司在专利申请方面采用以下策略：市场未动，专利先行，体现知识产权的前瞻性价值；策略布局，质量核心，强调专利布局，以提高专利商业价值为核心目标；资源优化，着眼未来，70%的专利工作资源投放在基础研究和预研项目，30%专利工作的资源用于产品的改进升级；核心资产，价值专利，截至2005年12月底，累计完成国内专利申请超过4000项，发明专利比例高达90%，移动终端专利/专利申请居国内企业榜首。同时，中兴通讯拥有国内注册商标40余件，向150余个国家和地区申请了超过300件注册商标，其中80多个已获注册，全面支持了公司的国际化进程。 中兴通讯知识产权运营战略的目标是知识产权的商品化和资本化，主要表现形式有许可、转让、入股、抵押、兼并、评估、筹资、上市等，公司通过完善知识产权增值制度，建立知识产权流程来创造增值机会。采用合作优先，必要抗衡的策略。在标准知识产权战略方面，公司专利标准化的使命是完成从游戏规则的跟随者到游戏规则的领导者的转变。在这方面，中兴取得了一定成就：GOTA技术已经逐渐成为国际通讯巨头普遍采用的技术，公司还是TD-SCDMA的核心专利持有者。 中兴通讯知识产权分析的目的是控制知识产权风险，有效利用专利文献提高研发起点。公司建有中兴通讯知识产权分析管理办法，利用中兴通讯专利检索及分析系统平台，将分析嵌入研发流程的各个环节(预研、立项、系统设计、验收等)，主要进行产品和技术知识产权分析、目标国家知识产权环境分析、竞争对手知识产权分析、上下游厂商知识产权分析。通过分析，公司可以有效地进行各个环节的风险控制。在采购环节进行供应商知识产权担保、供应商知识产权实力评价等；在研发环节注重各项知识产权分析及应对方案的执行；在市场环节进行市场的选择、商务销售方式的选择、客户知识产权担保等分析。(end)

文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者，请点击此处) (11/23/2006)